试析专利无效程序中分案申请修改文本的比较对象

一、引言

众所周知，若专利修改超范围，在专利无效程序中可用专利法第三十三条(以下简称法33条)作为无效理由。根据法33条的规定，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。因此，在引用法33条作为无效理由时，前提条件是要明确何为原申请文件，即确定修改文本的比较对象。

按照通常理解，原申请文件应为本案提交日的原始文本。在被请求无效专利为一般申请时，这不会有任何问题。但是，如果被请求无效专利为分案申请，则比较对象究竟是分案提交日文本还是母案提交日文本，专利法及实施细则并未予以明确。这一立法缺陷，造成了一定的混乱，因此有必要予以澄清。

二、几种意见评述

关于分案申请修改文本的比较对象问题，目前存在以下几种意见：一是以母案提交日文本为比较对象;二是以分案提交日文本为比较对象;三是以分案提交日文本为比较对象，或以母案提交日文本为比较对象。

第一种意见认为，根据专利法实施细则第四十三条第一款(以下简称细则43条1款)规定“依照本细则第四十二条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请公开的范围”，所述“公开的范围”即法33条中“记载的范围”;据此，应以母案提交日文本为比较对象。问题在于，细则43条1款中“公开的范围”是否等同法33条中“记载的范围”并无定论;而且，从审查过程来看，也无法推导出这一结论。假定分案提交日文本符合细则43条1款的条件，申请人后来又进行修改;则在进一步的审查过程中，审查员在指出修改文本不符合法33条时，是指出修改文本超出分案提交日文本，而不是母案提交日文本。既然审查过程中，并不以母案提交日文本为比较对象，又如何断定无效程序中应以母案提交日文本为比较对象呢?

第二种意见认为，在满足细则43条1款的条件下，分案申请实际上是一个独立申请，其与一般申请并无本质的区别;既然一般申请以提交日文本为比较对象，又有什么理由区别对待，将分案申请修改文本的比较对象确定为分案提交日以外的其它文本呢?此种意见有一定的合理性，问题在于：分案提交日的文本并不总是满足细则43条1款的规定;假定分案提交日文本超出母案公开范围，但审查员未查出而予以授权，仅以分案提交日文本作为判断分案申请修改是否超范围的依据，显然有违公平。